納米銀專利大戰開打：C3Nano與Cambrios鹿死誰手？

1. 納米銀專利新聞

C3Nano 於2019年9月3日再度發布其301號美國專利(U.S. Patent No. 9,447,301 B2) 多方複審(Inter Partes Review, IPR)程序未予立案的消息。金峰順泰繼先前對於C3Nano的968號美國專利IPR程序的內容解析，對於這次301號美國專利IPR程序的結果感到不意外，看來C3Nano在301號美國專利IPR程序中因襲了968號美國專利IPR程序的一貫防守風格，採用限縮解釋專利範圍的方式讓301號美國專利得以名義上留存。

在雙方各自表述的情況下，這場專利戰越發讓吃瓜群眾感到霧裡看花。金峰順泰在專利領域深耕多年，對此進行實質解析。企業提出專利無效程序的目的不外乎把專利打掉(”全部無效”)或打殘(”部分無效”或是”限縮權利範圍”)，給目標專利輕重不同程度的損傷，令其失去市場上的威脅性。在看清無效程序的目的後，C3Nano在IPR程序的限縮式防守是否已對專利權範圍做出大幅讓步?換言之，Cambrios的攻擊是否已奏效?

另一方面，這場納米銀專利戰線也已在中國如火如荼地展開。根據Cambrios於官網發布的消息，Cambrios已在中國對於C3Nano的 577號中國專利和555號中國專利提出無效申請。C3Nano與Cambrios究竟是何方將在這納米銀線專利領地之爭中能再下一城?面對中國專利無效與美國專利IPR程序的差異，不論是這幾篇專利本身的不同、程序制度的不同、亦或無效修改規定的不同，C3Nano是否還可以繼續因襲陳舊，將美國專利IPR程序的防守手法如法炮製到中國的專利無效程序之中，退守城池以求自保? 而Cambrios是否能持續將C3Nano步步逼退?金峰順泰於本文中會進一步分析C3Nano何以保留301號美國專利。

2. C3 IPR案例解析得失分享

觀察重點

C3Nano在答辯時限縮解釋其權利範圍至一般化學工藝實務上不會真正存在的理想狀態，具體而言，C3Nano指出所謂的” soluble metal ions”的範圍就是限制在”完全獨立於配對離子的自由離子(free metal cations that behave independently of their counteranions)”(DECISION, page 9, lines 5-8)，也就是說，C3nano將301號美國專利的soluble metal ions限制在完全自由而不與配對離子有任何實質上的鍵結的可溶金屬離子，藉以排除Cambrios所提出的現有技術中的中所使用的金屬錯合物。從專利審理暨訴願委員會的觀點，判決書中認為“可溶性金屬離子”和“可溶性銀離子”是指溶液中的金屬離子（或銀離子），並以遊離金屬離子形式存在，即不在沉澱物中，亦不在配位絡合物中(“soluble metal ions” and “soluble silver ions” mean metal ions (orsilver ions) that are in solution, i.e., not in a precipitate, and presentas free metal ions, i.e., not in coordination complexes) 。從禁反言的觀點，C3Nano似乎已將現實世界中”在溶液中，金屬離子或多或少會與周圍的配對離子產生鍵結或配對”的狀況排除於301號美國專利的保護範圍之外，而僅僅保留只有在化學工藝實務上不會真正存在的理想狀態才會出現的”完全獨立於配對離子的自由離子”的保護。

評論

以IP的角度，在形式上301號美國專利仍然有效，但C3Nano在此IPR程序中C3Nano這樣的答辯策略是否明智，值得商榷。照C3Nano的限縮解釋，該專利的實質保護範圍恐會變得非常狹隘，伴隨而來的可能就是該專利的權利範圍與實際上的產品脫鉤，因為當納米線漿料塗布在基板上成膜時，漿料的成分是非常複雜的，各式各樣的離子、溶劑與助劑以特定的比例混合而成，技術上應該很難(甚至無法)確保漿料裡的金屬離子是完全自由狀態而不與周圍的配對離子產生鍵結或配對。況且若從專利撰寫或侵權鑒定的角度來看，在解釋權項範圍時中引入如”全部”、”每一”、”完全”或類似的解釋用語，本來就是大忌，因為這樣會造成專利權人舉證上的困難度(現實上如何能對”完全自由的可溶金屬離子”舉證?)，也大大增加競爭對手回避設計的可能性。筆者不解C3Nano為何采取如此的答辯方式，或許有其不得已的苦衷吧，反過來說，專利審理暨訴願委員會有沒有可能是認知到C3Nano已經將301號美國專利限縮到一個僅存在於理想狀態的範圍，而發出不予立案審查的決定呢?

3. 結語

從以上的論點，C3Nano形式上保住了301專利，但對於專利範圍恐已大幅度限縮。隨著968號美國專利限縮與301號美國專利限縮，限縮的專利範圍能涵蓋的產品恐將改變，進而引起上中下遊產業鏈產生震蕩。再者，從技術維度、產業維度與資本維度的角度來看，三方在選擇合作企業時也需要考慮企業的專利強度與專利範圍限縮，因此同樣在觀望這場戰局的發展。除了提出多方複審，Cambrios是否還會發起專利侵權訴訟? 這不僅是C3Nano與Cambrios的攻防，也是其支持律所的智謀較量。金峰順泰將持續關注並拭目以待。